美国专利制度简介

  1. 专利申请
    向美国专利商标局提交的新的专利申请按技术领域分类并分配给各审查员,审查员按接收的顺序进行审查。韩国是按照实审请求顺序进行审查,而美国没有实审请求程序,所有申请均为审查对象。

  2. 揭露义务
    在专利申请和审查过程中,欲获得专利的人即发明人、参与申请过程的人以及与发明人有关系的人负有诚实善意的揭露义务(Duty of Disclosure),应提供认为对该申请的专利性很重要的所有信息。信息揭露书(Information Disclosure Statement; IDS)制度在美国国内积极行使专利权或者至少争辩专利有效性时具有重要意义。在发明审查过程中,审查员实际上不可能检索与该发明相关的所有技术并判断其专利性。IDS制度的宗旨是要求与发明有关的人来揭露他们所知道的与该发明有关的所有信息,以提前防止产生具缺陷的专利权。这种IDS提交义务不只是训示规定,即使一项权利要求未遵守该义务被授权时,也会采取制裁以限制该专利权的行使,因此需要多加注意。

  3. 审查程序
    1. 第一次审查意见通知书(First Office Action):审查员对权利要求的发明进行检索,当发现权利要求存在“reject”或者说明书、附图中存在“object”时,就会发出审查意见通知书(Office Action)。针对审查员发出的OA,申请人答复(Response)时可提交补正书(Amendment)和/或意见陈述书(Argument)。答复期限为三个月,申请人缴纳官费且提交申请书即可延长该期限。
    2. 最终审查意见通知书(Final Office Action):虽然对第一次审查意见通知申请人做出了答复,但审查员仍主张原驳回理由时,审查员做出最终驳回(Final Rejection)。对最终OA的答复期限为自OA发送日起三个月,该期限可以延长至六个月。
    3. 建议性意见(Advisory Action):最终审查意见通知(Final OA)发出之后,审查员为了告知申请的状态或地位(status)而发出建议性意见通知。即,该通知是一种审查员看到对FOA的答辩书后预先告知对该申请是否授予专利权或驳回以使申请人准备1)复审、2)继续申请、或者3)修改删除被驳回的权利要求等应对计划的措施。

  4. 限定要求
    如果一件申请中存在2个以上的独立且区别(independent and distinct)的发明,专利局长可要求申请人将该申请限定为其中一个。此时,申请人虽然可以对审查员的限定要求进行反驳(traverse),但答复限定要求时大部分申请人倾向于采纳审查员意见,而不提出反驳。另外,对于未选择的权利要求(non-elected claims),在母申请(原申请)进行审查的任何时间都可以提出“分案申请”。

  5. 专利授权
    如果申请的权利要求为可被授权的状态,作为最终审查事项,审查员在可能的范围内进行抵触检索(interference search)。抵触检索是在相关技术领域中检索正在申请的另一申请的附图或权利要求,以确认是否存在实质上相同的发明。审查员找到这类申请的话,就会开始抵触审查(interference),否则审查员会标出该专利的分类并选择印刷到专利公报(PTO Official Gazette)中的权利要求及附图(如果有),确定该申请是否为可被授权的适当的形式。然后,该申请转送到授权科(Issue Branch),在那里做授权及印刷准备。授权登记费(Issue Fee)应在收到正式授权决定书(Notice of Allowance)后三个月内缴纳,专利授权(issue)时间是在授权登记费缴纳后约2~4个月。

关于美国优先审查制度和韩美专利审查高速路的简介

美国优先审查制度为旨在通过将申请所需的大部分程序转嫁于申请人来减少审查员的业务,以缩短审查时间。其目的是在提出优先审查申请后一年内结束审查。虽然官费为130美金不算高,但代理人需要进行专利在先技术检索,还需要与审查员进行会晤,因此相对于一般申请,代理人费相当高。以下是请求优先审查的必要信息:

1. 提交优先审查申请书及缴纳官费130美金
2. 专利申请应以电子方式提交,应缴纳该申请的官费(Large entity 1090美金, Small entity 462美金)
3. 优先审查对象的权利要求限制在独立权利要求3项,总共20项
4. 如审查员要求会晤,就必须进行会晤
5. 应由申请人进行在先技术检索并提交给专利局
6. 还应提交审查员要求的其他资料

如上所述,在先技术检索、会晤及撰写审查员要求的资料需要相当长的时间,因此从申请至审查阶段的代理人费预计大概需要6000 ~ 8000美金。

如果已在韩国提交了申请,与优先审查相比,通过韩美专利审查高速路进行美国申请比较好。想必已知悉,在韩国决定授权的情况下,针对权利要求范围相同的美国申请,通过韩美专利审查高速路(Patent prosecution highway)进行申请的话,则该申请会得到优先审查,而且韩国专利局的授权决定得到认可(原则上美国审查是独立的,但由于堆积的案件非常多,因此在大多数情况下遵循韩国专利局的决定),从而在极短时间(平均为3 ~ 6个月)内结束审查。我们提出的专利申请中70%没有被驳回而在三个月内获得授权决定。最近,韩国专利申请在美国授权的速度非常快,因此有效利用该制度的申请人很多。官费与优先审查相同为130美金,代理费为一般申请时收取的费用800美金加上韩美专利审查高速路申请费1000美金,因此与优先审查的代理费用相比便宜3000~4000美金。就附加费用而言,由于需要提交韩国专利局的审查意见通知书译文,会产生翻译费用,但在韩国进行翻译的话,费用负担不会太大。

以下是请求韩美专利审查高速路时的必要信息:
1. 应提交美国正规申请(临时申请、外观设计申请、继续申请等除外)
2. 在先申请(韩国申请)等应为授权决定的状态
3. 应提交在先申请(韩国申请)最终权利要求书的韩文、英文译文、翻译证明书
4. 美国申请的权利要求书应与被授权的韩国申请的权利要求书对应(翻译问题或权利要求格式(claim format)导致的不对应无妨) ---- 若韩国申请的权利要求进行过修改,则美国申请的权利要求也要进行相应的修改
5. 若已提出美国申请,该申请应处于没有进行审查的状态
6. 应撰写请愿书(petition form PTO/SB/20KR)并以电子方式提交,同时交纳官费130美金。请愿书中应明示美国申请的权利要求和韩国申请的权利要求对应(correspond)。
7. 应提交从韩国专利局收到的OA通知书和在先技术资料及其译文。但,无需提交授权决定通知(Decision to grant patent)。




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