미국 특허제도 소개

특허출원
미국 특허청에 출원된 신규특허출원은 기술분야로 분류되어 특정 심사관에게 지정되며, 심사관은 접수된 순서대로 심사를 진행합니다. 우리나라는 출원 순서가 아니라 심사청구 순서에 따라 심사가 진행되지만, 미국은 심사청구 절차가 별도로 없으며 모든 출원이 심사대상이 됩니다.
개시의 의무
특허출원과 심사과정에서 특허를 받고자 하는 자, 즉 발명자, 출원과정에 관계한 자 및 발명자와 관련 있는 자는 정직(candor), 선의(good faith) 및 개시의 의무(Duty of Disclosure)를 부담하며, 당해 출원발명의 특허성에 중요하다고 생각하는 모든 정보를 제공하여야 합니다. 정보개시서(Information Disclosure Statement; IDS) 제도는 미국 내에서 특허권을 적극적으로 행사하거나 적어도 그 특허의 유효성을 항변하고자 할 때 중요한 의미를 가집니다. 출원된 발명의 심사에 있어서, 심사관이 그 발명과 관련된 모든 기술을 검색하여 특허권을 판단한다는 것은 현실적으로 불가능합니다. 따라서, 출원발명과 관련된 자에게 그들이 알고 있는 당해 발명에 관한 모든 정보를 공개하도록 요구하여 하자 있는 특허권의 발생을 미연에 방지하고자 하는 것이 IDS 제도의 취지라 할 수 있습니다. 이와 같은 IDS 제출 의무는 훈시적인 규정에 불과한 것이 아니라 단 하나의 클레임이라도 그 의무를 준수하지 아니하고 특허된 경우에는 당해 특허권 자체를 행사할 수 없도록 제재하고 있으므로 많은 주의가 요구됩니다.
심사절차
1. 최초 거절이유(First Office Action) 심사관은 클레임된 발명을 서치하며, 클레임이 “reject”되거나 명세서, 도면이 “object”되면 거절이유서(Office Action)를 발행합니다. 출원인은 심사관의 OA에 대한 응신(Response)으로서 보정서(Amendment) 및/또는 의견서(Argument)를 제출할 수 있습니다. 그 응신기간은 3개월로 지정되며, 관납료와 신청서를 제출하면 그 기간은 연장될 수 있습니다.
2. 최종 거절이유(Final Office Action) 최초 거절이유에 대한 출원인의 응신에도 불구하고 심사관이 거절이유를 그대로 유지하는 경우에는 심사관은 최종거절(Final Rejection)합니다. 최종 OA에 대한 응신기간은 OA 발송일로부터 3개우러로 지정되며, 6개월까지 기간연장이 가능합니다.
3. Advisory Action 최종 거절(OA) 이후 출원의 상태 또는 지위(status)를 알려 주기 위한 목적에서 내는 심사관의 통지입니다. 즉, FOA에 대한 답변서를 받아본 심사관이 당해 출원을 특허 허여할지 또는 거절할 것인지를 미리 밝혀 줌으로써 출원인으로 하여금 향후 1) 불복심판, 2) 계속출원, 또는 3) 거절된 청구항의 삭제보정 등의 대응 계획을 세울 수 있도록 하는 조치입니다.
한정요구
2개 이상의 독립되고 구별된(independent and distinct) 발명들이 하나의 출원에 청구되어 있다면, 특허청장은 그 출원을 그 발명들 중의 하나로 한정하라고 요구할 수 있습니다. 이 때 출원인은 심사관의 한정요구에 대한 반박(traverse)을 할 수 있지만, 대부분의 한정요구대한 응답시 출원인은 반박을 채택하지 않는 경항입니다. 한편, 선택되지 않은 클레임들(non-elected claims)의 발명에 대해서는 모출원(원출원)의 속행 중에 아무 때나 “분할출원”을 할 수 있습니다.
특허등록
출원된 클레임이 허여가능 상태에 있으면, 최종 점검사항으로서 심사관은 가능한 범위에서 저촉 검색(interference search)를 수행합니다. 저촉 검색은 관련 기술분야에서 출원계속 중인 다른 출원의 도면이나 클레임을 서치하여, 실질적으로 동일한 발명이 있는지를 확인합니다. 심사관이 이러한 출원을 찾으면 저촉심사(interference)가 시작되고, 그렇지 않으면 심사관은 그 특허의 분류분야를 표시하고 특허공보(PTO Official Gazette)에 인쇄될 클레임 및 (만일 있다면) 도면을 선택하고 그 출원이 허여 가능한 적절한 형태로 있는지를 결정합니다. 그러면, 출원은 등록과(Issue Branch)로 보내지며, 거기에서 등록 및 인쇄를 위한 준비를 합니다. 등록료(Issue Fee)는 정식 허여통지서(Notice of Allowance)를 받은 후 3개월 이내에 납부하여야 하며, 특허등록(issue)은 등록료 납부 후 약 2~4개월 걸립니다.

미국 우선심사제도와 한미심사하이웨이에 대한 간략한 설명

미국 우선심사제도는 출원진행 시 필요한 절차의 대부분을 출원인에게 떠 넘김으로써 심사관의 업무를 줄여 심사기간을 짧게 한다는 취지를 갖고 있습니다. 기간적으로는 우선심사를 신청하고 1년 안에 심사를 종료한다는 것을 목표로 하고 있습니다. 비용면으로는 관납료는 $130이라 높지는 않지만 대리인이 특허선행조사를 해야 하고 또 심사관과 인터뷰를 해야 하니까 보통 출원에 비해 대리인 비용이 상당히 높아집니다. 다음의 사항은 우선심사를 하는데 필요사항입니다.

1. 우선심사 petition 제출과 관납료 $130 납부
2. 특허출원을 전자식으로 출원해야 하고 해당 출원 관납료 납부 (Large entity $1090, Small entity $462)
3. 우선심사 대상 청구항은 독립항 3, 총 20개항으로 한정됨
4. 심사관이 요청하면 인터뷰를 해야 함.
5. 선행자료 검색을 출원인 측에서 해야 하고 특허청에 제출해야 함
6. 그 외로 심사관이 요청하는 자료를 제출해야 함.

대리인 비용은 위에서 언급한 것 같이 선행조사, 인터뷰, 및 심사관이 요청하는 자료 작성 하는데 시간이 상당히 들어가기 때문에 대략적으로 출원에서 심사단계까지 $6,000 ~ 8,000 정도도 들어가는 것을 예상하셔야 합니다.

추천을 해 드린다면 만약 한국에서도 같은 출원이 출원 되었다면 우선심사 보다 한미 심사하이웨이를 통한 미국출원을 추천 드립니다. 이미 들어보셔서 아시겠지만 한국에서 심사가 끝나서 등록사정 된 경우 동일한 청구범위의 미국출원에 대해 한미심사하이웨이(Patent prosecution highway)을 신청하면 그 출원은 우선심사를 받게 되고 또 한국특허청의 등록사정결정을 인정(공식적으로는 독립적으로 미국심사를 받는다고 하지만 사건 적체가 많아 한국특허청의 결정을 따라가는 경우가 높음)받아 매우 짧은 기간 (평균 3 ~ 6개월) 안에 심사가 종료 됩니다. 저희가 신청한 출원 중에 70%는 거절 없이 3개월 안에 등록사정을 받았습니다. 최근 한국특허출원이 매우 신속하게 등록되기 때문에 이 제도가 효과적으로 사용이 되는 것을 많이 봤습니다. 관납료는 우선심사와 똑같이 $130이고 대리인 비용은 보통출원 시 받는 수수료인 $800 에 한미심사하이웨이 신청 수수료로 $1000를 받기 때문에 우선심사에 들어가는 대리인 비용보다 $3000~4000 더 저렴합니다. 추가 비용이 있다면 한국특허청에서 받은 의견제출통지를 번역해서 제출을 해야 하는데 한국에서 번역을 한다면 그 비용이 그렇게 큰 부담이 되지는 않으리라 생각합니다.

아래는 한미심사하이웨이에 필요사항입니다.

1. 미국 정규출원(가출원, 의장출원, 계속출원 등은 제외)을 해야 함
2. 선출원(한국출원)이 등록 사정 돼야 함.
3. 선출원(한국출원) 최종 청구항 국문, 영문번역문, 번역증명서 제출 해야 함
4. 미국출원의 청구항이 등록사정된 한국 출원의 청구항과 상응해야 함 (번역문제나 claim format 으로 인해 차이가 있는 것은 괜찮음) ---- 만약 한국출원청구항이 보정되었다면 미국출원청구항도 상응하게 보정돼야 함.
5. 미국출원이 이미 출원된 상태라면 그 출원의 심사가 아직 진행이 안 된 상태야 함.
6. 탄원서 (petition form PTO/SB/20KR)을 작성해서 전자제출 방식으로 제출하고 관납료 $130을 납부해야 함. 탄원서에 미국출원청구항과 한국출원의 청구항이 어떻게 상응(correspond)하는지 명시해야 함.
7. 한국특허청으로부터 접수한 OA관련 통지와 선행자료를 번역문과 함께 제출 해야 함. 하지만 등록사정통지(Decision to grant patent)는 제출하지 않아도 됨.